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Markenlizenznehmer aufgepasst! Neue gesetzliche Regelung zum Klagerecht gegen Verletzer

Bisher durften Inhaber ausschließlicher Lizenzen Markenrechte im Zweifel, dh auch dann, wenn dazu vertraglich nichts geregelt war, selbst klageweise gegen Rechtsverletzer durchsetzen [OGH 4 Ob 178/00f, BOSS-Brillen II]. Dem einfachen Lizenznehmer kam ein solches Klagerecht allerdings nur dann zu, wenn es ihm vom Lizenzgeber vertraglich eingeräumt wurde [OGH 4 Ob 209/02f, Brühl, ÖBl 2003, 87 (Hiti)].

§ 14 (3) Markenschutzgesetz (MSchG) sieht seit der MSchG-Novelle 2019 vor, dass der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Marke generell nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhängig machen kann. Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz kann dies nun jedoch auch, wenn der Inhaber der Marke nach ausdrücklicher Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist selbst Verletzungsklage erhoben hat.

Die aktuelle österreichische Neuregelung war schlicht der Umsetzung der neugefassten EU Marken-Richtlinie geschuldet. Sie blieb von der Öffentlichkeit bisher weitgehend unbemerkt, kann aber für den ausschließlichen Lizenznehmer, der nunmehr schlechter gestellt ist als bisher, weitreichende Folgen nach sich ziehen:

Ist die Klagebefugnis im Lizenzvertrag nicht geregelt, muss der ausschließliche Lizenznehmer nach der neuen Rechtslage zunächst den Lizenzgeber ersuchen, gegen den Verletzer tätig zu werden. Erst wenn die „angemessene“ Frist fruchtlos abgelaufen ist, fällt die Klagebefugnis dem ausschließlichen Lizenznehmer zu. Über die „angemessene“ Dauer der Frist lässt sich wiederum trefflich streiten.

Besonders in Fällen, in denen der Markt faktisch nur vom ausschließlichen Lizenznehmer bearbeitet wird und sich der Lizenzgeber passiv im Hintergrund hält oder das Verhältnis zwischen den Parteien des Lizenzvertrags, aus welchen Gründen auch immer, ohnedies angespannt ist, sind hier Schwierigkeiten vorprogrammiert.

Es empfiehlt sich daher vor dem Hintergrund dieser neuen Rechtslage mehr denn je, dem Thema Klagebefugnis bereits im Zuge der Vertragsverhandlungen Augenmerk zu schenken oder sich zumindest in „guten Zeiten“ auf einen für beide Seiten praktikablen Modus zu einigen.

Es können selbstverständlich auch gute Gründe dafür vorliegen, einem Lizenznehmer bewusst kein Klagerecht einzuräumen, weil der Lizenzgeber zB nicht riskieren will, dass seine Lizenznehmer hinter seinem Rücken Streitigkeiten vom Zaun brechen, die wiederum Gegenangriffe auf die Marke auslösen, Geschäftspartner vergrämen oder das Image der Marke beeinträchtigen können.

Diese und weitere Aspekte im Zusammenhang mit der Verfolgung von Rechtsverletzern sind bei einer vertraglichen Regelung des Klagerechts zu bedenken. Mitunter scheitert aber auch eine ausdifferenzierte und im besten Einvernehmen vorgenommene vertragliche Regelung eines Klagerechts in der Praxis auch bereits daran, dass bei näherer rechtlicher Betrachtung gar kein IP-Lizenzvertrag, sondern nur ein Vertriebsvertrag, der gar nicht mit einem Klagerecht kombiniert werden kann, vorliegt. Das kann im Falle eines Prozesses zu einem bösen Erwachen führen.

GFR berät Sie gerne zu diesen und weiteren Fragen im Zusammenhang mit Lizenzverträgen.